来自 科研成果 2019-09-24 05:22 的文章
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专利尊敬,投资者蒙受的专利

投资人遇到的专利“坑”有多少

       专利权作为最重要的一种知识产权,对于公司发展具有举足轻重的作用,它能够让公司在激烈的市场竞争中占据有利的位置,尤其是对中小型企业而言,好的专利足以令其在市场中立于不败之地。具体而言,专利不但可以起到独占市场、防止他人模仿的作用,还可以在一定程度上起到宣传产品的作用。因此,创业者不但应了解专利技术保护基础知识,提高专利保护意识,还应当重视专利技术方面的投入,从而在新时代的竞争中保持足够的竞争优势。

创新创业的大潮下,资本对技术创新类项目越来越关注。连续5年,我国的专利申请数量稳居世界第一,且持续增长。投资人在越来越多的项目中看到专利,应该如何选择?是不是有专利的项目更值得投资?面对这样的困惑,请先看清跟专利有关的“坑”有多少。

       一、专利基础法律概念

见过路演项目,创始人罗列出一长串的专利清单,给出一长串专利号码,向投资人证明该项目有较高的技术含量,团队的创新水平处于行业的最前沿,一长串的专利即是证明。

       (一)专利及专利权的定义

此时,需要核实的是这一长串专利,到底是“申请”还是“专利”,也就是到底有没有拿到授权。按照国家知识产权局的要求,只要满足专利申请时的流程、信息要求,就会受理该申请,并给出专利申请号,该号码在专利授权后即时变为专利号。但是,并不是所有专利申请最终都会授权,我国的发明专利授权率不高于40%,意味着很多的专利申请号最终只是一串号码,完全不能享受因为专利而享有的垄断保护。因此,在路演中,投资人要多个心眼,向融资者确认专利的法律状态是否已经拿到授权。

       专利指的是受到国家专利法保护的发明创造,即专利技术。

把同日申请当作是两件专利

       专利权是指专利权人对发明创造享有的独占权利,即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。

专利申请中有一个特殊情况,相同的技术内容,可允许同日同时申请发明和实用新型,在提交时,会有两个专利申请号。一般情况下,实用新型会先授权,若发明也具备授权前景,要求专利权人放弃实用新型,才能获得发明授权,即同一发明创造只能允许一个法律存在。

       专利权是一种财产权利。财产可以分为有形财产与无形财产,有形财产又可以分为动产以及不动产,无形财产包括著作权以及工业产权,其中专利权便属于工业产权的一种。

但一些融资人会将两个专利号都列入专利清单中,使专利看上去更多、更有说服力。殊不知,明明看上去10件专利,其实最终只会有5件专利权。因此,投资人需要确认专利清单中的同日申请专利的数量,打半折后才是真实专利权数量。

       (二)专利权的特点

一些技术创始人,在自己的工作岗位上做出一些有应用前景的产品,并希望利用该产品创业。他们在向投资人展示创新技术时,同样会提到申请了多少专利。投资人亦会关心该专利权属属于他个人、他创业的公司还是原工作单位。但是,关心这些还不够,投资人同时要关心的是该创始人在原单位工作时,他和他的同事是否已经申请了与该创业产品相关的专利,该专利是否会成为后续该产品在市场推广时的障碍。如果有,应提前做好预案,将该专利权买过来,或是争取在先专利权的独占许可,避免该专利权被竞争对手抢走的风险。

       专利权作为一种无形财产权,其具有自身独特之处,包括:

专利可以以个人名义申请,也可以以单位名义申请,投资人在项目中要确认专利权归欲投资的企业所有,还是创始人所有。如果其为创始人所有,应督促其尽快转入企业,或是由创始人出具法律文书,至少承诺一定期限内企业拥有该专利权的使用权。

        1.独占性:专利权是一种独占权利,即专利权人对其发明创造享有独占的制造、使用、销售、许诺销售、进出口的权利,未经权利人许可,任何第三方都不得实施前述权利。

专利与投资项目没有关系

        2.地域性:专利权必须由国家授权之后方可发生法律效力,而一个国家赋予它的权利仅在该国范围内有效。也就是说,如果在我国获得了专利权,但在其他国家没有申请专利,则在其他国家就不受保护,其他国家即使存在使用相同技术的行为,也不构成对我国专利权的侵犯。

一些企业有多个产品,但主营的、有创新技术的产品只是其中一部分。也有的企业会将其中一部分创新产品独立出一个项目来融资,同时给出专利清单,以证明该项技术的独占地位。遇到这样的融资项目,投资人应核实专利内容的实质,与欲投资项目中的技术是否相同或相关,切不可以为有专利的项目,该专利保护的内容就是欲投资的技术。

       3.时效性:专利权具有时间限制,国家赋予专利权人独占权利,但该权利存在有效期间,该期间一旦届满,则该专利技术便成为公有技术,任何第三方都可以自由实施该技术。就我国而言,发明专利的保护期限为自申请之日起二十年,实用新型及外观设计的保护期限为自申请之日起十年。该期限为固定期限,不可以申请续延。

还有一些有原创专利技术的融资项目,该专利的发明人跟创业团队没有关系,是创业团队的前同事,或创业团队买来的专利技术。这样的项目需要投资人分别核实创业团队和原专利发明人的技术创新能力。如果投资这个项目,原专利发明人却做了跟该专利技术相同的产品,创新能力却不及原专利发明人团队,投资人在这样的混战中也很难保障。

       (三)专利的种类

总之,专利项目越来越多,专利“坑”还不止这些。投资人需要擦亮眼睛,学会识别各类专利“坑”,并尽量避免,才能保障自己的投资收益。(作者系专利执业代理人)

        各个国家对专利的分类存在一些差异,在我国,专利由发明、实用新型及外观设计三种类型组成。

《中国科学报》 (2016-10-31 第7版 观点)

        1.发明

        发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利又可分为产品发明专利与方法发明专利两种,前者是指具有一定形状与结构的固体、液体、气体的产品,例如机器设备、生产原料、药物、日用品等;而后者是指制造产品的方法,例如制造机器的方法、培养微生物的方法等。

        2.实用新型

        实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实践中又有人称之为“小发明”,当然这并不是一个准确的法律概念。

        实用新型与发明具有一定的差异,主要体现在以下几点:

        首先,发明专利保护的技术包括产品与方法两种;而实用新型只保护产品的形状、构造。也就是说,如果涉及生产方法,则只能申请发明专利,而不能申请实用新型专利。

        其次,实用新型专利对技术的创造性要求比发明专利要低。由于实用新型专利仅仅是“小发明”,因此法律仅要求其与现有技术相比,具有实质性特点和进步即可;而对于发明而言,则需要具有突出的实质性特点和显著的进步。

        第三,实用新型保护期限比发明要短的多,前者的保护期限为十年,后者为二十年。

        最后,在申请程序上,后者需要经过实质性审查,即审查专利是否符合发明专利的各项特性;而前者只要申请材料的形式符合要求,就给予专利授权。

        3.外观设计

        外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

        外观设计具有以下几个特点:

       (1)外观设计是关于产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合方面的设计;

       (2)外观设计必须富有美感;

       (3)外观设计必须能够运用到具体的工业产品之上,如果只是通常的美术作品,则只能采用《著作权法》进行保护,而不适用于外观设计。

        二、专利申请

        (一)获得专利保护的实质性条件

        按照我国《专利法》第二十二条的规定,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性三个基本要求。

        1.新颖性

        新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

        判断一项拟申请专利的技术是否满足新颖性要求,需要查询该技术在向国家知识产权局提出申请之日前,是否以书籍、杂志、专利文献、宣传手册等形式公开发表过,是否公开制造、销售过类似的产品,或者以其他方式被公众所知悉。

        需要特别指出的是,判断新颖性的地域标准是以全球范围为基础,也就是说,即使该技术只是在国外被公开,该专利申请在国内同样丧失新颖性。

        但是,如果申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,并不丧失新颖性:①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

        2.创造性

        创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。一件发明创造具有新颖性,但不一定具有创造性,创造性对技术要求更高,指的是该技术与现有的技术相比,并非显而易见的。

        就实用新型而言,它对创造性的要求相对较低,仅需要实质性特点和进步即可,进步的尺度不需要发明专利那样大,因此对于一些简单的技术改进,企业可以选择采用实用新型方式保护。

        当然,创造性判断是一个复杂的分析过程,其受主观影响较大,很难有一个统一、量化的标准。即使是国家知识产权局的审查员,他们对同一技术是否具有创造性,也可能会出现不同的审查意见。

        3.实用性

        实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

        对于这一个构成要素的理解相对比较简单,专利技术是运用于工业中的技术,该技术必须能够在工业中广泛的制造与使用,因此在审查实用性的时候,往往是从理论的角度进行探讨,只要在理论上可以制造或使用,便满足了实用性的要求。

        4.其他消极条件

        除了上述三项基本的构成要素之外,一项技术要申请专利,还必须满足一些消极的条件:

        (1)拟申请专利的技术不得违反法律法规、妨害社会公德和社会公众利益,例如在我国赌博机、盗窃专用设备、吸毒器具显然是无法获得专利保护的。

        (2)对于一些特殊的领域,《专利法》明确规定无法授予专利权:科学发现,例如自然现象、自然界的新元素等;智力活动的规则和方法,例如教学方法、游戏规则等;疾病的诊断和治疗方法;动物和植物品种;用原子核变换方法获得的物质;对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的起主要标志作用的设计等。

        而对于外观设计专利,授予专利权同样需要满足最基本的条件:

        第一,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

        第二,授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

        (二)专利申请流程

        公司投入研发人员、支付研发成本,其目的是获得优于其他竞争对手的技术,而一旦获得该技术,公司可选择以内部保密的方式进行保护,也可以选择申请专利,以获得专利权的方式进行保护。那么如何申请专利呢?以下我们将做相应的介绍。

        1.专利申请的主体

        我国《专利法》对申请专利的主体作了两大分类,一类是非职务发明,申请人为发明人本身;另一类是职务发明,专利申请人应当是发明人所在的单位。

        按照《专利法》第六条的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

        也就是说,判断是否是职务发明,应当以“有约定从约定”为前提,如果没有约定,则员工在以下任意一项情况下所完成的发明创造为职务发明创造:

        (1)在本职工作中作出的发明创造;

        (2)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

        (3)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造;

        (4)主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。此处所述本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

        另外,两个以上单位或者个人合作完成的发明创造,除另有协议以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。

        专利申请前的准备,专利申请能够获得授权,不需要技术本身满足授予专利权的实质性要件,同时需要依照法律要求办理相关申请程序。在申请人正式提交申请之前,应起草专利申请文件。

        (1)申请发明专利所需要提交的材料

        申请发明的,应当提交以下材料:发明专利请求书、说明书(必要时可以有附图)、权利要求书、摘要等文件。发明专利请求书应当写明发明的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项;说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图;清楚、简要地限定要求专利保护的范围。按照《专利法》第五十九条的规定,专利权的保护以最终批准的权利要求内容为准,因此权利要求对于专利而言处于最为核心的地位。

        (2)申请实用新型所需要提交的材料

        申请实用新型专利的,应当提交以下材料:实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及附图等材料。与发明专利不同的是,实用新型必须提交附图,而发明专利则根据实际需要提供。

        (3)申请外观设计所需要提交的材料

        申请外观设计专利的,应当提交以下材料:请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件,申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

        3.专利申请的提交与受理

        (1)专利申请文件的提交

        国家知识产权局是我国负责专利审查的主管部门,专利文件准备完成之后,应当及时提交国家知识产权进行审查。提交方式包括:现场提交到国家知识产权局的受理窗口,或者寄送到国家知识产权局受理处,或者递交给国家知识产权局在各地的专利代办处。

        (2)专利申请的受理

        国家知识产权局及其代办处在收到申请文件后会对申请文件进行形式审查,通常而言,在一个月左右就可以知晓该申请是否被正式受理。如果正式受理,国家知识产权局会出具受理通知书并确定申请日、申请号。

        国家知识产权局认为申请文件符合要求,将会给每一个专利申请分配一个申请号,目前的申请号由13位数字组成。

        (3)专利申请日及其法律意义

        提交申请的方式不同,申请日的确定方式也不同,若现场提交,则以现场验收合格日为申请日;若以邮寄方式提交,寄件的邮戳日为申请日。

        专利申请日对专利而言具有重要的法律作用:首先,专利申请日是确定专利是否新颖的基准点;其次,我国专利申请以“申请在先”为原则,即谁先提出申请,该专利权将授予申请在先之人,而申请在先亦是以申请日为衡量基准;最后,申请日是确定专利权期限的起始日期。

        (三)专利审查流程

        专利申请过程是一个比较漫长的过程,专利申请提出之后,国家知识产权局会对专利申请进行审查。

        发明专利申请的审查程序包括受理、初审、公布、实审,以及授权五个阶段,通常而言,从申请人提出专利申请,到最终获得发明专利授权,一般都需要两年以上的时间,部分专业申请因多次答辩,最终需要四、五年才获得授权;实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查,只有受理、初审和授权三个阶段,故此其所需时间相对较短,通常六个月到一年便可获得授权。

        按照《专利法》第四十一条的规定,专利申请人对国家知识产权局驳回其专利申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

        三、专利权的无效申请

        按照《专利法》第四十五条规定,专利申请被授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

        (一)申请宣告专利无效的理由

        我国《专利法实施细则》第六十五条规定:“依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”

        从上述规定可以看出,提出专利无效的理由,只能是《专利法实施细则》第六十五条中明确列明的理由,若申请专利无效的理由不在上述范围内,专利复审委员会将不予受理,而进一步分析可以看出,第六十五条中所列举的理由全部为实质性的专利授权条件。

        (二)专利无效宣告制度的法律意义

        专利权是权利人对其发明创造享有一定时期的独占权,而只有符合专利授权实质性条件的发明创造,才能被授予这样的权力,如果申请专利的技术不满足新颖性、实用性、创造性三个标准,则该申请将在实质审查过程中被驳回。

        然而由于专利审查过程中的一些主、客观因素,比如审查员主观上对创造性的判断存在不当,新颖性检索系统不完备导致检索结果不全面等,再加上专利审查制度本身存在的问题,例如实用新型、外观设计专利申请不作实质性审查,难免存在一些不应当获得授权的专利申请却拿到了专利证书,业内将这种本不应当获得授权的专利成为“问题专利”。在这种情况下,专利无效制度的设置便显得尤为重要,专利无效制度可以使社会公众、尤其是与该已授权专利有利害关系的竞争对手有机会表达自己对该“问题专利”的意见,如果他们认为授予专利权违反了《专利法》的规定,则可以提出无效宣告申请,纠正国家知识产权局错误授予专利权的行为。

        (三)申请专利无效的程序。

        申请专利无效应当向国家知识产权局专利复审委会提出,专利复审委员会会根据请求情况进行审查,必要时会召集申请人与专利权人进行口头审理。

        对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,当事人还可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

        (四)宣告专利无效的法律后果

        按照我国《专利法》第四十七条的规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”从该规定可以看出,无效宣告的法律后果包括三层法律意义。

        1.专利权自始不存在

        专利被宣告无效的原由是该技术不满足专利授权的实质性要求,这种不满足是自专利申请之日便已存在,因此被宣告无效的专利权自始不发生法律效力。也就是说,一旦专利被宣告无效,任何人都可以自由实施该技术,同时尚未执行的以专利有效为前提的法院判决(裁定)、行政决定均不再执行,尚未履行的专利实施许可合同、专利转让合同停止履行。

        2.对已经执行的裁决、已经履行的合同不具有追溯力

        按照民法基本原则,如果专利被宣告无效,法院或者行政机关作出的判决或者决定所依据的基础便不存在,从理论上讲这样的判决或决定应当撤销。然而,考虑到撤销原判决或者裁定将会再次浪费社会资源,并造成社会关系的不稳定,为了维护社会经济秩序的稳定性,同时避免因专利无效所导致的追溯力而影响专利权人申请专利的积极性,我国《专利法》对宣告专利无效的决定的追溯力作出了必要的限制,对在宣告专利权无效前人民法院作出已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不再进行追溯。

        3.不具有追溯力的除外情况

        但是,上述第2点所述专利无效决定不具有追溯力的限制并不是绝对的限制,若因专利权人的恶意给他人造成损失,应当对他人给予赔偿,另外,如果不返还赔偿金、许可费将明显违反公平原则,也可以基于公平合理原则要求全部或者部分返还。

        实务指南

        1.创业者应重视专利检索的重要性

        由于申请专利需要满足新颖性、创造性等实质性要件,企业在产品研发立项前,应当对现有技术进行充分检索。否则,公司花了巨大的人力、财力所获得的研发成果可能早已是公知的信息或者已经被第三方取得了专利权。

        现有技术检索过程中应重视专利文献的检索,世界知识产权组织(WIPO)研究显示,全世界发表的研究成果中专利占90%~95%,其他文献只占5%~10%,善用专利信息,可缩短60%的研发时程、并减少40%研发经费。

        以下专利检索路径供参考:

        中国国家知识产权局专利库:         

        美国专利商标局权利全文检索:

        欧洲专利数据库:

        日本专利检索:

        另外,我们认为,在现有技术检索过程中,以研究竞争对手的专利信息为切入点,着重对竞争对手的专利技术领域、专利技术申请趋势等进行分析,进而了解竞争对手的市场营销策略和重点技术的研发状况,可以做到“知己知彼,百战不殆”。

        2.拟申请专利的技术在最终提出申请之前应注意采取保密措施。

        企业在技术研发的过程中,由于研发尚未完成,尚不能申请专利保护,因此请务必特别注意对该技术进行保护,此时的技术可是作为企业的商业秘密,应当采取必要的保密措施防止第三方知晓,进而避免他人利用企业的研究成果抢先申请专利。

        3.合作开发应签订合作协议

        如果企业在技术研发过程中需要与他人合作,请务必注意签订相关合作合同,并在合作合同中对知识产权的归属问题进行明确约定。未作权属约定或者权属约定不明所带来的后果可能是极为严重的,企业不但不能因此获得竞争优势,反而会浪费大量的研发成本。

        4.公司应当建立职务发明奖励制度。

        按照我国《专利法》第十六条的规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。而《专利法实施细则》第七十七、七十八条进一步规定:被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定,也未在其依法制定的规章制度中规定奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起三个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定,也未在其依法制定的规章制度中规定报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。

        从以上规定可以看出,对于职务发明,公司有义务给予发明人相应的物质奖励。对于公司而言,应当制定合理的奖励制度,一方面可以激发研发人员的研发热情,促使其能够为公司创造出更多的专利技术,另一方面,可以避免因奖励制度不明确而导致研发人员依据《专利法实施细则》的规定起诉公司。

        5.公司应建立专利申请评估、审查制度。

        规模较大的公司,尤其是研发型公司,应当建立完善的专利申请内部评估、审批制度。内部审批机构可以由技术部门负责人、市场部门负责人、法律事务负责人等组成,评估内容应当包括:

        (1)该技术通过何种方式保护更优,是通过商业秘密保护还是通过申请专利的方式进行保护;

        (2)申请专利的可行性评估,即对该技术的新颖性、创造性、实用性进行初步审核,确认其是否符合《专利法》授予专利权的实质性条件;

        (3)专利申请类型评估,确认是申请发明专利,还是申请实用新型专利或者外观设计专利;

        (4)专利申请地域评估,主要根据该技术所涉产品的生产地、销售地来确定在哪些国家、地区申请专利,鉴于专利具有严格的地域性特点,若产品将出口到其他国家,则需要在产品销售地国家申请专利;

        (5)其他评估与决策,例如选择哪一家专利代理机构、如何对发明人进行奖励等。

        (6)专利申请是一项技术活,应委托专业的代理机构办理。

        专利申请是一项技术含量非常高的活动,专利撰写人员不但需要对技术有充分的了解,还需要对专利制度,包括申请制度有充分的了解,同时由于专利申请文件中的权利要求与专利权保护范围密切相关,若权利要求描写不当,将导致该专利成为一张废纸,或者因权利范围过小而无法制止他人的侵权行为,或者因权力范围过大而存在被申请无效的风险。

        因此,专利申请应当由经过专业培训并具有专利代理人资格的专业人士办理,然而我国专利市场上存在大量的专利代理机构,各专利代理机构的能力与专业度各不相同,我们建议企业考虑选择实力雄厚、具有丰富经验的代理机构办理专利申请事宜,以保证专利申请的质量。

        另外,若委托第三方专利代理机构提交专利申请,必须与专利代理机构签订书面的委托协议,就委托费用、服务内容、违约责任等内容作出明确的约定,尤其应当加入保密条款,确保专利代理机构对技术承担保密义务。

        7.产品在专利申请提出之前上市销售,极可能破坏该技术的新颖性,故请谨慎为之。

        在专利申请正式被国家知识产权局受理之前,公司应务必确保该技术所涉产品未对外进行销售,因为一旦产品进入流通市场,将可能导致该技术丧失新颖性。

        在实践中,我们经常发现,很多企业不懂得专利授权的相关法律规定,在未提出专利申请之前便将产品对外发布,然后再提出专利申请,即使该专利获得授权,也存在着极大的法律风险,因为一旦竞争对手发现前述情况,其便可据此申请宣告专利无效。当然,如果产品仅仅是在制造阶段,尚未进入流通领域,则不会造成新颖性的丧失。

        案例参考

        案例一:浙江某电器有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷案――将产品报送特定部门检验不能认定产品被公开

        本案原告浙江某电器有限公司(以下简称浙江某公司)针对名为“电炒锅”的某外观设计专利提出的无效宣告请求,国家知识产权局专利复审委员会经过审理后作出决定认为,浙江某公司提交的证据均不能支持其无效宣告请求的理由,故依据《专利法》第二十三条的规定,维持涉案专利有效。

        浙江某电器有限公司不服提起行政诉讼,北京市第一中级人民法院审理后认为,尽管根据我国《专利法》规定,任何单位或个人均可以公告授权的外观设计专利不符合《专利法》第二十三条规定为由,请求专利复审委员会宣告该专利权无效。但其前提是请求人应当能够证明授予专利权的该外观设计同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计相同或相近似。由于浙江某公司提供的证据虽能证明浙江某公司生产了HPA-3030C产品并报送国家有关部门进行检验的事实,但是由于国家检验部门属于特定的主体,因此不能证明该产品已经处于被公开的状态;另外,产品附件1是浙江某公司比萨锅系列产品的图纸,公开了HPA-3030C产品的外观,但是该图纸页脚部分标明“妥善保管,注意保密”字样,因此难以确认HPA-3030C产品已处于被公开的状态。在不能确定附件1的证明力的前提下,法院便无法认定本专利在申请日以前已公开使用。因此,专利复审委员会作出的决定事实查明清楚,适用法律正确,程序合法,应予维持。

        案例二:原告上海某通信电器国际有限公司以及上海某电器有限公司诉徐某等两人专利权属纠纷案――职务发明中的专利权归属以合同约定优先

        原告上海某通信电器国际有限公司(以下简称第一原告)自己上海某电器有限公司(以下简称第二原告)起诉称,被告徐某等两人作为原告的总工程师,在本职工作中,利用公司的人力、物力,在公司的前两项专利的基础上所做的“一种低压断路器”的改进技术应属职务发明,故前述专利的专利权应属原告,故此向上海市第一中级人民法院起诉。

        被告认为,徐某1999年12月15日已从第一原告处退休,而系争专利是2001年2月向国家知识产权局申请的,不是在执行本单位任务或主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。2000年9月,第二年原告与上海市青浦区科学技术委员会签订的《上海市青浦区新产品开发项目合同》(以下简称《开发合同》)约定该项目的专利申请权和专利权属于项目发明人,根据该约定系争专利权属于两被告所有。

        法院审理认为,根据两原告项目合作开发的《任务书》中约定的合作形式和合作单位意见,第一原告对系争专利享有无偿使用权,但无转让权和支配权,也无专利申请权,且第一原告以盖章的形式对此表示了确认。并且,根据《开发合同》的约定,该项目的专利申请权和专利权属于发明人,第二原告仅享有使用权。故两原告不享有系争专利的申请权。

        故此,法院判决驳回了两原告的起诉,确认被告享有系争专利的专利权。

        法规参考

        《中华人民共和国专利法》

        第二条    本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

        发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

        实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

        外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

        第六条    执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

        非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

        利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

        第九条    同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

        两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。

        第十九条    在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。

        中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托依法设立的专利代理机构办理。

        专利代理机构应当遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

        第二十二条    授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

        新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

        创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该 实用新型具有实质性特点和进步

        实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

        本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

        第二十三条        授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

        授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

        授予专利权的外观设计不得与他人在中请日以前已经取得的合法权利相冲突。

        本法所称现有设计,是指中请日以前在国内外为公众所知的设计。

        第二十四条    中请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

        (一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

        (二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

        (三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

        第二十五条    对下列各项,不授予专利权

        (一)科学发现;

        (二)智力活动的规则和方法;

        (三)疾病的诊断和治疗方法;

        (四)动物和植物品种;

        (五)用原子核变换方法获得的物质;

        (六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

        对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。

        第二十六条    申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

        请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。

        说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

        权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

        依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。

        第二十七条    申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。

        申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

        第二十八条    国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。

        第二十九条    申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

        申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。

        第三十四条        国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

        第三十九条    发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

        第四十条    实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

        第四十一条    国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人。

        专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

    

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